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案例评述

虚拟角色名称的商品化权保护问题探析
2018-04-17

– 赵奇军           

 

   2017年3月1日起,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称“《规定》”)开始施行,其中第二十二条第二款规定,对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。该款承接的是《规定》第十八条,商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。两相结合,被认为是首次以司法解释的形式规定了作品名称、作品中的角色名称的保护。笔者结合近年来司法实践,对作品中的虚拟角色名称商品化权保护问题进行探析。

 

一、 虚拟角色名称的商品化权法律含义

 

   虚拟角色名称,顾名思义可以被理解为,文学作品、动画、电影等创作者虚构的人物角色名称。这些人物名称往往包含作者的独创性表达,并且,经由作品的发行而被广大消费者所认同,因而具有了很高的商业价值。比如名侦探柯南、樱桃小丸子、哆啦A梦、蜡笔小新、喜羊羊、灰太狼、光头强等等。根据笔者经验,这些虚拟角色名称很难获得《著作权法》上的保护,因为通常认为角色名称并不构成《著作权法》意义上的作品。

 

   目前,国内并没有形成对商品化权的统一解释。商品化权,译自Merchandising Right,又被称为形象权、公开权等,源自美国,在日本发展壮大。

 

   1993年11月,世界知识产权组织(WIPO)国际局公布的角色商品化权研究报告,将角色商品化权定义为:虚拟角色的创作者或真实人物或其他一个或多个经授权的第三方对于角色的主要个性特征的改编或第二次利用,通过该形象与不同的商品或服务相联系,使得预期的消费者因为对该形象的熟悉和认同而购买该商品或服务。

 

   角色名称的商品化权,顾名思义可以被理解为,角色名称上承载的某种权利转移到了商品上,结合英文Merchandising Right,笔者认为角色名称的商品化权是使商品能够与角色相联系,利用角色对消费者的吸引力,从而促销商品。

 

二、关于角色名称的商品化权保护的司法实践

 

笔者整理了几种比较典型的商品化权保护判例,兹列举如下:

 

1.功夫熊猫案 – 基于《商标法》第三十二条

 


 

   梦工厂动画影片公司诉商评委关于第三人胡晓中“功夫熊猫KUNGFUPANDA”、“KUNGFUPANDA”系列商标异议复审案中,北京市高级人民法院二审终审认定(案号:(2015)高行(知)终字第1968号等):

 

   根据《中国人民共和国民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。梦工厂动画影片公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身,与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上,并对与其结合的商品或服务产生移情作用,使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成《商标法》上的“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。如将上述知名电影名称或知名电影人物形象及其名称排斥在受法律保护的民事权益之外,允许其他经营者随意将他人知名电影名称作品、知名电影人物形象及其名称等作为自己商品或服务的标识注册为商标,藉此快速占领市场,获取消费者认同,不仅助长其他经营者搭车抢注商标的行为,而且会损害正常的市场竞争秩序。这显然与商标法的立法目的相违背。因此,将知名电影作品名称、知名电影人物形象及其名称作为民事权益予以保护,将鼓励智慧成果的创作激情与财产投入,促进文化和科学事业的发展与繁荣,亦符合相关法律规定及知识产权司法保护的本意。

 

  同时,根据梦工厂动画影片公司提交的证据可以认定其是动画电影“功夫熊猫KUNGFUPANDA”的出品单位,且在被异议商标申请日前该影片已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传,并已公映,“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工场公司知名影片及其中人物形象的名称已为相关公众所了解,具有较高知名度。而且,该知名度的取得是梦工场公司创造性劳动的结晶,其所带来的商业价值和商业机会也是梦工场公司投入大量劳动和资本所获得。因此,“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为在先知名的电影名称及其中的人物形象名称应当作为在先“商品化权”得到保护。

 

2.黑子的篮球案– 基于《商标法》第四十四条


   开平市尚蓝体育公司诉商评委关于其“黑子的籃球”商标无效宣告案中,北京知识产权法院认定(案号:(2015)京知行初字第6058号):

 

   本案中,除了争议商标以外,开平市尚蓝体育公司还在第18、24、25、28、35类上注册了其他一百余个与动漫作品《黑子的篮球》等作品名称、人物角色名称相关联的商标。从大量注册商标的客观表现来看,难以得出开平市尚蓝体育公司是为了商标使用的目的而注册之结论。虽然大量注册申请商标的行为可能因商标注册后长期不使用,而受到连续三年停止使用撤销注册商标制度的规制。但是,大量注册商标的行为,必然会导致商标的囤积,影响正常的商标秩序。另一方面,商标是用来区分商品或者服务来源的标志,商标功能的发挥在于其在核定使用商品上的实际使用。作为对注册商标的使用,开平市尚蓝体育公司没有提供争议商标使用在篮球服上的图片证据或者销售合同,仅凭孤立的销售发票证据,不足以证明其将争议商标进行了使用。因此,开平市尚蓝体育公司大量注册商标却又不实际使用,进一步表明其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。

 

   日本动漫作品《黒子のバスケ》在争议商标申请注册之前已经在我国公开播出、发行,并被媒体广泛报道。与其对应的中文译名《黑子的篮球》在中国具有一定的知名度。开平市尚蓝体育公司注册争议商标“黑子的籃球”,如同被诉裁定所说,难谓巧合。如果允许随意将他人创作的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册,就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为,有违诚实信用原则。开平市尚蓝体育公司将“黑子的籃球”作为商标进行注册的行为,属于谋取不正当利益。特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时,就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为,这种不正当的行为就不能得到有效制止。将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制,填补了对利益关系人的保护空白。

 

3.大武侠物语案- 基于《反不正当竞争法》第二条


   北京畅游时代数码技术有限公司诉北京普游天下科技有限责任公司等不正当竞争一案中,北京知识产权法院认定(案号:(2015)京知民终字第2256号):

 

   金庸的《天龙八部》、《雪山飞狐》、《飞狐外传》、《碧血剑》、《鹿鼎记》等作品的知名度、美誉度很高,读者群广泛,读者对作品以及作品中的角色、武器武功、情节等作品元素的喜爱和追捧,可能会成为兼为游戏玩家的他们选择或者喜爱使用了这些元素的游戏产品的理由。换句话说,作品中的角色、武器武功、情节等作品元素能够产生一种吸引力,这种吸引力可以转化为游戏玩家消费的动力,游戏的开发、运营者借用这种动力可以赚取商业利益。这种因吸引力而形成的商业利益由作品的创作者通过辛勤劳动获得,理应受到保护。未经许可使用这些作品元素并利用这种商业利益的行为应当予以规制。

 

   涉案游戏中使用了与上述金庸小说中相同或相似的人物名称(如鸠摩国师、慕容公子、乔帮主),武功和武器名称(如吸星大法、冷月宝刀、金蛇剑),并将小说情节(如缘起无量山、君山大会、聚贤庄之战)提炼为游戏关卡名称。以“乔帮主”为例,涉案游戏页面对该人物的介绍为“北宋辽人,机缘巧合被少室山下汉人夫妇抚养长大,丐帮帮主,与慕容公子并称为‘南北双星’”。金庸小说《天龙八部》的男主角乔峰(本名萧峰)生于辽国,长于大宋,其生父为辽国珊军总教头萧远山,因受奸人所害骨肉分离,萧峰周岁时被寄养在少室山下农户乔三槐夫妇家中,取名乔峰。乔峰武功盖世,曾任丐帮帮主,与慕容复并称为“北乔峰南慕容”。因此,涉案游戏中的“乔帮主”与《天龙八部》中的“乔峰”是能够形成对应关系的。再以“缘起无量山”为例,涉案游戏在该关卡设置了“无量剑灾、娇女出手、世子出游、剑湖宫之争、南海鳄神、无量玉璧、神貂显威、神农帮现、俏罗刹、马王神”等小关卡,这些小关卡的名称与小说《天龙八部》第一、二、四章的有关情节是相对应的。上述人物名称、武功和武器名称、情节等金庸作品元素在涉案游戏中占有相当部分的比例,通过对这些作品元素非偶发、同时的使用,相关公众很容易联想到金庸小说。同时,涉案游戏官网中还有“《大武侠物语》是一款以群侠传为主题的RPG+策略武侠游戏,云集了‘飞雪连天射白鹿,笑书奇侠倚碧鸳’中的枭雄豪杰”的宣传语,而“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”是金庸将自己的作品名称首字联成的一副对联,广为人知。上述与该对联高度近似的宣传语毫无疑义的昭示了普游公司和微游公司欲将涉案游戏与金庸作品相关联,借此吸引消费者的目的。这种宣传方式本身已构成引人误解的虚假宣传。

 

   综上,北京普游天下科技有限责任公司等的涉案行为利用了金庸作品元素在移动终端游戏领域对消费者的吸引力,夺取了本应由吸引力的创造者金庸或者其授权的畅游公司所享有的商业利益,不符合公认的商业道德,其行为具有不正当性。

 

三、实践中有效的保护措施

 

   上述三个判例涉及两种案件类型,前两个是行政案件,最后一个是民事案件。两个行政案件的最终结果,都不予核准/无效宣告了系争商标,但法律依据却截然不同。功夫熊猫案,依据《商标法》第三十二条,明确认可了梦工厂动画影片公司就“功夫熊猫”这一虚拟角色名称享有商品化权。相类似的判决还有驯龙高手案(案号:(2015)高行(知)终字第1020号)、THE BEATLES案(案号:(2015)高行(知)终字第752号)等。而黑子的篮球案,绕开了商品化权的概念,采用了《商标法》第四十四条这一兜底条款。然则《商标法》第四十四条有一个尴尬的处境,如若侵权人名下商标持有量很少,甚至仅有一个系争商标,那么虽亦能认定侵权人具一定主观恶意,但其并不构成《商标法》第四十四条中的“其他不正当手段”,盖因“其他不正当手段”仅适用于损害公共利益和公共秩序等事由。

 

  笔者曾代理埃德加赖斯巴勒斯公司对大量抢注其知名作品名称和作品中的角色名称“TARZAN”、“人猿泰山”商标提起异议、无效宣告,然则无一例外的未被支持,商标局和商评委多次认定商品化权并非法定权利或法定权益类型,不属于《商标法》第三十二条规定的在先权利。结合笔者经验,目前,较难在商标行政程序中获得角色名称的商品化权保护,需诉诸司法救济。笔者已就部分“人猿泰山”商标无效宣告案诉至北京知产法院。

 

   关于商品化权的适用问题,笔者基本同意北京市高级人民法院在功夫熊猫案中的阐述,也即,商品化权的适用应当考虑:一是知名度高低和影响力强弱。知名电影名称及知名电影人物形象名称的商品化权范围,与其知名度及影响力相关。该商品化权的保护范围与知名度、影响力成正比,知名度越高、影响力越强,保护范围越宽,且随着知名度增高、影响力增强,该商品化权的保护范围亦随之扩大,反之亦然。二是混淆误认的可能性。商标的主要功能在于标识商品或服务的来源,尽可能消除商业标志混淆误认的可能性。在目前的商业环境下,电影作品衍生品已涵盖了多类商品,但商品化权的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别,仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否密切相关,是否彼此交叉或者存在交叉可能,容易使诉争商标的权利人利用电影的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会,从而挤占了知名电影权利人基于该电影名称及其人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。

 

   然而,考虑到不管是行政程序还是司法救济程序,都耗时耗力,并且,按照《规定》,作品的商品化权保护是有保护期限的,比如法人作品的保护期限是五十年,笔者认为,目前最有效的还是对知识产权保护提前做战略布局。一是商标注册。像知名IP小黄人的所有人环球影业,就广泛注册了其名下知名电影和角色名称,光在中国其名下商标注册/申请就多达1731个,迪士尼更是在中国拥有多达4303个商标注册/申请。二是版权注册。像“聖闘士星矢”这样带有特殊设计的名称,还能申请版权注册。同时,一旦发现民事侵权行为,笔者建议利用好《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》主动出击,这样既能维权,也震慑其它侵权人。