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案例评述

轻微商标侵权案件中,权利人如何证明专用权受到侵害并主张赔偿 ——评析凯麦代理的两例轻微商标侵权案件
2021-03-18

作者:王一郎

【摘要】

   在商标保护的司法实践中,经常可以碰到轻微商标侵权案件。轻微商标侵权案件呈现这些特点:规模小、时间短、注册资本低、广告投入大、虚假宣传多,往往盗用完一个商标后没多久就立即更换下一个商标,继续实施侵权行为。上述特征也导致此类案件的普遍特点:维权难,索赔成本高、获得赔偿少。商标合法权利人则往往要面临这样的难题:是否追究轻微商标侵权案件,是否全面提起轻微商标侵权案件维权诉讼,如何认定专用权受到侵害,什么是经济高效的维权路径。

   本所律师近日办结的两例轻微商标侵权案件,对类案认定侵权行为和损害赔偿金额,均有很好的启发意义,权利人选择的诉讼策略也具有参考性。

 

【案情回顾】

   H公司,成立于2011年,成立伊始便开始打造“克洛伊”婚摄品牌。近年来随着规模逐渐扩张、品牌影响力逐渐增大,就“婚纱摄影”“旅拍”等服务形成了一定的业务体系,并自2014年起注册有“克洛伊”“Chloe”等系列商标共9枚。同时,随着克洛伊婚纱摄影品牌知名度的打响,以及在各大网络平台进行宣传推广,全国各地均出现不同规模的“克洛伊婚纱摄影店”,假冒品牌方以获取不正当利益。

   经H公司不完全统计,全国约有11个主体存在直接使用或者微调后使用注册商标、广告标识、宣传照片等侵权情形,个别侵权行为相对隐蔽。H公司挑选了两个具有典型性的侵权行为,先行提起商标侵权维权诉讼:1、长沙克洛伊婚纱摄影有限公司(成立于2020年3月),其名称与权利人注册商标文字、权利人子公司名称构成一致、高度相似,使消费者产生误认。2、南岸区月下克洛伊婚纱摄影工作室(成立于2020年4月),通过照搬权利人注册商标、微信头像、广告标识、宣传照片,以及对注册商标进行删改文字字母、调换字母顺序等方式实施侵权行为,吸引了大量一般消费者。

   后续,H公司将基于已经生效的典型司法判决结果,评估后续经济高效的维权路径,进一步采取维权措施。

 

【处理亮点】

   本案处理过程中的一大难点在于,H公司在律师取证前采取了举报、投诉侵权人微信公众号等维权措施,导致侵权人销号、删除相关文章,律师准备起诉时面临证明侵权的证据不足的难题。

   由于“克洛伊”系外来词汇“Chloe”音译而来,没有原生中文涵义,且在先已经有“chloe”相关的电影(《克洛伊》美国2010年阿托姆·伊戈扬执导电影)、服装品牌(全球知名品牌“蔻依”)。单就“克洛伊”“chloe”文字,可能在日常生活中已经被广泛使用。如前述侵权人长沙克洛伊婚纱摄影有限公司,除了使用该企业名称、在工作场所张贴企业名称的贴条外,未有其他明显侵权行为,如何证明其构成侵权,需要律师进行充分论证。

   根据《商标法》第五十八条之规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。本所律师认为,如果按照商标法的规定,对侵权人的行为认定为不正当竞争行为,则会不利于H公司的商标保护和品牌发展。律师在进一步检索的过程中,查到十年前最高院曾印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》,其中规定“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理”。同时,还查明2002年最高人民法院曾发布司法解释,规定将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成损害的其他行为。

   在庭审过程中,本所律师通过层层论证,最终使法庭确认“长沙克洛伊婚纱摄影有限公司”这一企业名称构成商标侵权,应当予以变更或者注销。

 

【侵权行为的认定】

   本院认为,本案被控行为是否构成侵权应满足三个条件:1、双方提供的服务是否为相同或者类似服务;2、是否将他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号并突出使用;3、是否容易使相关公众产生误认。被告在门店招牌、宣传资料和微信公众号上使用“克洛伊”文字及“Chloe”文字、英文均满足上述三个要件,构成对原告商标专用权的侵害,应承担相应责任。

 

【案例评析】

   轻微商标侵权案件与大多轻微侵权案件都有相似的共性,比如注册快注销快、持续时间短、规模小、注册资本低、人员少、场地变动快、广告宣传投入巨大。上述特性使得此类案件的维权中,法院最终认定的侵权责任轻、损害赔偿金额少。

   同时也有一些知识产权侵权案件中独有的特性,比如对于注册商标,侵权人往往将商标的表现特征模糊化,改变部分文字、排序、颜色、结构,从而形成相似而不相同的标志,既可以引起消费者的误认,还可以借此逃脱侵权认定。

   对于此类案件,律师在处理过程中可以着重把握侵权行为认定和赔偿责任认定两个基础论点,进而展开论述其余方面的主张。

一、关于侵权行为的认定

   对于此类案件中是否构成侵权,本所律师建议可以从以下几个角度进行把握:

   1.权利人自身权利的合法性:权利人的权利基础来源于权力机关的认可,外在表现形式为权利证书,如商标注册证等证书,既要保证具有权利证书,也要保证证书在有效期内(及时续期、缴费)。

   2.侵权行为认定:

   ① 在与注册商标核准使用范围相同的领域实施侵权行为;

   ② 使用了与注册商标相同、相似的商标、标识、文字;

   ③ 使用行为属于商标性使用,即用于消费者辨认品牌,而非单纯用于装饰;

   ④ 其行为足以使一般消费者产生误认、不能区分,若不足以产生误认的,则不构成侵权。

   3.侵权证据保留:通过采取线上、线下公证等措施固定侵权行为,保留证据。需要注意的是,如果侵权行为紧急,无法及时取证的,可以采取先向市场监督管理部门、知识产权管理部门进行举报,由行政机关进行查处,行政机关所做的举证材料可以作为诉讼案件中的证据。

   对于侵权行为,权利人往往会率先采取举报、投诉等措施要求侵权行为人、网络平台停止侵权。此种措施固然是权利人维权的正当手段,但对于后续诉讼,律师认为存在一定的弊端,建议及时对其采取了线上公证措施保留证据。    
  

二、关于赔偿责任的认定

   根据《商标法》第六十三条之规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,有以下赔偿标准:

   ① 实际损失:按照权利人因被侵权所收到的实际损失确定;

   ② 侵权获利:实际损失难以确定的,可以按照侵权人所获得的利益确定;

   ③ 许可费倍数:权利人损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定;

   ④ 法定赔偿:权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决基于五百万元以下的赔偿。

   ⑤ 惩罚性赔偿:对于恶意侵犯商标注册专用权,情节严重的,可以按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

   2021年3月3日,最高人民法院发布了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释[2021]4号),其中第三条明确规定,对与侵害知识产权的故意的认定,对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:

   (一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

   (二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

   (三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

   (四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

   (五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

   (六)其他可以认定为故意的情形。

   在实践中,上述列举式规定因个案情况和市场因素的影响,具体适用时往往难以落实,课以权利人的举证责任也提高了轻微商标侵权案件的维权成本和难度。当然,我们也应当看到这些规定不断在完善,其保护的利益也是多元化的。对于轻微商标侵权案件中的举证责任分配,也期待将来可以进一步完善。

   【其他裁判案例参考】

1. 关于侵权行为认定


2.关于赔偿数额的统计